라이선스계약 - 우리 결혼할 수 있을까?

License Agreement, 라이선스 계약은 자산(Asset)에 대한 사용을 허가하는 거래이다. 사용을 허가하는 사람을 Licensor 그리고 허가를 받는 사람을 Licensee라고 한다.

기술기업, 무형자산(출판업, 엔터테인먼트 등)의 비중이 큰 기업들이 빈번하게 체결하는 계약이다. 미국과 유럽 기업의 자산 중 Licensable 한 무형자산이 전체 자산에서 차지하는 비중이 50% 이상이라고 한다. 그만큼 실제 비즈니스 현장에서 아주 중요하게 다루어지는 계약이다.

PSA(Purchase and Sales Areement) - 거래 계약 -가 계약의 원형이므로, 먼저 다룰까 했지만 살펴보아야 할 이슈도 많고 또 그만큼 흥미진진한 라이선스 계약을 먼저 살펴보자.

라이선스 할 수 있는 자산은 반드시 무형자산일 필요는 없다.

하지만 대부분의 라이선스 계약은 무형자산을 대상으로 이뤄진다. 무형자산(Intangible Asset)이라 함은 특허받은 기술(patented technology), 저작권을 가지는 창작물(copyrighted work), 상표(trademark), 영업 비밀(trade secrets), 노하우(know-how)를 말한다. 이 자산들에 대한 법률적인 권리가 지적재산권(Intellectual Property)인 것이다.

작품이나 공간 등도 라이선스 할 수 있지만 이 경우는 임대라는 다른 용어가 있으니 설명에서 배제하겠다.

기술 기반의 스타트-업 기업이 마케팅 또는 제조를 위한 투자가 여의치 않아, 해당 기술을 라이선스 한다고 가정해 보자.

이런 경우의 라이선스 계약은 사운이 걸렸다고도 할 수 있을 만큼 중요하다. 본인 기업이 보유한 핵심기술에 대한 사용허가(라이선스)이고 현재 및 미래의 기업의 재무 흐름에 결정적 영향을 끼치기 때문이다.

웬만한 비즈니스 관계에서 본질적으로 우호적인 관계를 찾는다는 것은 위험한 발상이다.

하지만 라이선스 계약에 있어서만큼은, Licensor, Licensee 모두 자신의 협상 position에 대해 솔직하고 우호적인 태도를 유지할 때만이 결과에 있어도 당사자 모두 win-win 할 수 있는 시나리오가 가능하다고 전문가들은 입을 모은다.

혹자는 라이선스 계약의 체결은 흡사 결혼과도 같다고 한다. 두 사람 모두 winning 하거나 또는 그 반대의 경우만이 있다는 것이다.

무슨 의미일까?

라이선스 계약은 이미 확정된 유형자산을 현실 가치와 교환하는 매매계약과 크게 다른 것이,

아직 시장에서 검증되지 않은 미래의 잠재적 가치에 대한 당사자들 간의 교환이다. 시장성, 제품으로써 경쟁력, 소비자의 기대 반응, 다른 대체 기술의 출현 가능성, 기술 실현을 위한 제조 시설의 구축, 기술의 통용 기간 등 모든 것을 가정에 두고 협상을 시작하기 때문이다.

이해관계가 크면서도 서로의 기대치가 다를 수밖에 없다.

이러한 많은 불확실성에도 불구하고 타 기업의 무형자산을 라이선스 하겠다는 것은, 그만큼 그 기술이 현재로서는 핵심 기술로 평가된 것이고 그렇다면 Licensor, Licensee 모두에게 그 자산이 의미하는 바가 아주 크다는 것이다.

복잡하고 추상적이며 그러면서도 매우 중요한 계약이라는 것이다.

이러한 계약을 체결함에 당사자들이 협상에 폐쇄적이고 속내를 감추고 임한다면 계약의 체결이라는 결과 자체가 힘들다.

라이선스 계약은 세 가지 면에서 접근하고 각각 검토되어야 하는데,

첫 번째가 기술적인 접근 - 개발자와 R& D 인력의 협조와 관여가 있어야 한다.

두 번째가 비즈니스적인 접근 - 마케팅, 회계, 영업 그리고 경영 결정에 직접 관여하는 상위 임원의 관여와 협조가 있어야 한다.

세 번째가 법률적인 접근 - 본인 기업의 권리와 의무에 대해 명확하게 법률적으로 작성할 수 있는 법무담당자가 필요하다.

여타 다른 계약과 그 스케일 자체가 다르다.

Licensor, Licensee 모두 본인이 이 거래에서 원하는 것이 무엇인지 분명하게 우선 알고 있어야 한다.

이를 위해, 협상에 임하기 전, 두 당사자는 충분한 시장 조사 그리고 기술 자체에 대한 due-diligence(상당한 주의)에 입각한 검토 작업이 반드시 선행되어야 한다. 담당자뿐만 아니라, 기업 내 기술 개발자, 마케팅, 회계, R&D 그리고 상부 결정권자가 참여한 가운데, 협상 이전에, 해당 기술에 대한 시장성 검토와 기대 매출과 수익 그리고 위험성에 대한 검토가 이뤄져야 한다.

해당 검토 내용이 내부 문서(Internal Paper)로 작성되고, 이에 근거해서 협상 테이블에서 본인 기업이 원하는 바를, 상대방에게 정확하게 전달할 수 있어야 하는 것이다.

각 상황에 따라, 사용허가의 배타성(exclusiveness), 사용허가 지역(territorial bound), 로열티의 지급 방법, 계약 기간, 파생기술에 대한 권리, 현장지원 기술인력의 파견 여부 등의 내용이 천차만별로 또 달라지기에,

솔직하게 원하는 바를 제시하지 않으면, 협상은 시간과 인력을 낭비적으로 소모하면서 원하는 결과마저 도출하지 못하게 된다.

Jigsaw의 조각 맞추기와 같다. 계약서의 각 조항에는 정확하고 충분한 이해가 이뤄진 내용이 반영되어야, 하나의 작품 즉 계약의 체결이라는 결과물이 나올 수 있는 것이다.

Licensor가 반영한 내용을 Licensee가 그 의미 그대로 이해하고 있는가 그리고 Licensee가 주장한 내용을 그 의미 그대로 Licensor가 이해했는가 말이다.

기술 관련 라이선스계약을 체결해 본 경험자들은 당연해 보이는 것같은 이 과정이 쉽지 않다는 것을 동의할 것이다. License Agreement 관련 분쟁의 대다수는 상대의 이익을 편취하기 위한 일방 당사자의 행위에서 비롯되기 보다, 이렇듯 협상 당시의 불충분하고 정확지 못한 소통이 이유일 때가 많다.

아울러, 라이선스 계약서를 작성할 때는, 향후 내용에 대한 이견이 발생할 경우, 제3자 또는 재판관의 입장에서 본인 기업의 권리, 의무 내용이 충분히, 합리적으로 이해할 수 있는 수준에서 작성되었는가도 염두에 두어야 한다. 사소해 보일 수 있지만 구두점의 잘못된 사용으로 이후 재판에서 기업의 운명을 가른 경우도 있기 때문이다.

십수 년 국제거래의 현장을 지켜본 입장에서 누누이 강조하지만, 재판관이 내 계약서를 검토하는 것은, 양 당사자 모두가 가장 피해야 할 가정이다.

기술 관련된 분쟁은 입증을 위한 시간의 소요가 일반 재판보다 몇 배가 길다. 일반 재판도 한번 휘말리면 몸도 마음도 다 피폐해지는 마당에, 하물며 기술 관련 재판이라면 두말할 나위도 없다.

권리, 의무의 내용이 복잡하고 유기적으로 얽힌 라이선스계약은 당사자 모두의 우호적이고 정확하고 섬세한 접근이 다른 어떤 거래에서 보다 더욱 필요하다.

그리고 '유연성(Flexibility)'은 라이선스 협상을 진행 함에 없어서는 안되는 협상의 태도이다.